Após um processo de consulta pública que tomou aproximadamente 1 ano, o INPI tornou pública em 9 de maio de 2023 suas orientações técnicas a serem seguidas pelos seus examinadores no exame de patenteabilidade de invenções associadas a plantas transgênicas e eventualmente incluindo um evento elite.
Ponto de certa controvérsia, a referida nota técnica tinha sido originalmente publicada no início de 2022 sem qualquer notificação oficial aos usuários do sistema e sociedade e contendo diversas restrições ao patenteamento de invenções relacionadas a plantas transgênicas, como a interpretação de que qualquer material biológico que estivesse ou pudesse estar dentro de um ser vivo, natural ou não, seria considerado como não patenteável (e.g. construtos não naturais de DNA). A alternativa provida pelo INPI nesta primeira diretriz seria de que deveria haver o termo “isolado” nas reivindicações definido sequências não naturais de DNA.
Logo em seguida, o INPI retirou a nota técnica de seu rol de normativas na área de patentes e abriu um processo formal de consulta pública da nota técnica onde as associações e escritórios, incluindo nosso escritório, Guimarães.IP, puderam apresentar suas críticas e sugestões.
Desta forma, a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2023 foi finalmente publicada e felizmente o INPI considerou que algumas de suas posições originais confrontavam o disposto na Lei da Propriedade Industrial (LPI). A Lei claramente define que o todo ou parte de seres vivos, naturais e não naturais não são passíveis de patenteamento. Entretanto, determinados materiais biológicos não naturais (incluindo o genoma e o germoplasma) e processos biológicos não naturais são autorizados e passam assim a ser formalmente reconhecidos de patenteamento pelo INPI.
Assim, em casos em que a invenção for originada de uma planta transgênica com efeitos técnicos surpreendentes (evento elite), haverá a necessidade de discussão acerca da novidade e da atividade inventiva da planta, apesar de não ser patenteável, pois a patenteabilidade das invenções acessórias serão derivadas da planta, invenção principal. Quando o conceito inventivo contiver além do evento de transgênese (invenção principal), outras invenções, tais como métodos, usos, composições e sequências biológicas, estas serão consideradas também invenções acessórias.
Ainda, a necessidade de inserir o termo “isolado” nas reivindicações contendo construções não naturais de DNA foi removida (evitando que diversos problemas que surgiriam em ações de infração patentária fossem evitados). A nota técnica define também que quando o pedido de patente reivindicar matéria que, na época do depósito/prioridade, foi obtida por processos cuja reprodução envolvesse aleatoriedade, conforme relatório descritivo, faz-se necessário o depósito do material de propagação junto a um Centro Depositário de Material Biológico autorizado pelo INPI (tratado de Budapeste).
A nota técnica será aplicada para todos os processos em andamento, incluindo os em recursos e processos de nulidade administrativa.
Processo de consulta pública pode ser encontrado clicando aqui. A seguir o parecer encaminhado por nosso escritório ao INPI e que foi considerado durante a consulta pública.
